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撤销三年不使用商标实务中的攻与守

2018-05-17 投稿作者:熬过年少轻狂我们就结婚。 点击:12

  关键词 撤销成功率 调查方法 应对策略
  《商标法》第四十九条规定,“注册商标……没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。该规定在实务中被称为“撤销商标三年不使用”,简称“撤三”。撤三主要用于解决在先障碍问题:企业在申请注册商标时,若查询到在先商标近似程度较高甚至完全相同,直接申请会面临驳回风险,但如果该障碍商标注册已经满三年并且没有使用记录,则可以通过撤三来排除障碍。用撤三来解决申请障碍,相比于洽谈转让、共存等方式,经济成本要低得多。
  我国的有效商标注册总量已经达到世界的三分之一,并且增长迅猛,可供自由选择的商标资源日益有限,自己能想到的好商标,很多时候都已经被他人“捷足先登”,申请注册一枚想要的商标越来越难。在这种情况下,撤三必然会越来越频繁地被企业运用,成为商标申请注册过程中排除在先障碍的常用手段。本文从实务的角度,讨论撤三申请与“答辩”双方的攻守策略及技巧。
  一、撤三申请实务与技巧
  (一)分析和调查撤销成功率
  1.撤销成功率分析
  可以结合实际情况,从不同角度综合分析是否有实际使用行为,或者是否存在使用可能,从而判断撤销的成功机率。
  第一,了解有没有使用的线索。如果有,则分析使用是否规范。比如是否使用在核定的商品项目上,使用在哪些核定商品项目上,使用的商标图样与核准的商标图样是否相同或者显著部分相同。
  第二,注册人是公司还是自然人。如果是自然人,由于营业条件限制等原因,使用可能性相对稍低。
  第三,注册地址是否变化。商标注册地址与实际经营地址,如果不一致,则容易出现难以收到官方下发的《提供使用证据通知书》的情况,从而难以参与案件程序,这将更容易导致商标撤销。自然人注册商标出现这种情况的可能性更高。
  第四,是否具备使用资质。不少行业生产经营需要特定的资质,比如药品生产等。通过查询资质情况,可以推断是否有使用商标的条件,从而推测使用可能性。
  第五,核心商标还是保护性商标。如果拟申请撤销的商标是注册人主营业务所在类别上的商标,则撤销可能性较低;如果是注册人在非营业范围上注册的防御性商标,则撤销可能性相对较高。
  第六,商标注册时间长还是短。一般而言,注册时间越长,商标获得有效管理和使用的可能性越低;注册时间越短,商标得到重视和使用的可能性相对越高。
  2.撤销分析过程中的调查方法
  第一,商标查询。比如查询商标注册的地址等信息,注册的相同或近似商标的情况,是否有许可备案等。
  第二,网络调查。比如利用“百度图片”搜索注册人经营信息、产品信息;通过工商信息网站查询经营资质、关联公司、公司地址变更信息等。
  第三,实地调查。比如对注册人企业所在地进行调查,了解是否有相应产品生产的情况;对相关产品的销售场所做调查,了解是否有相应产品销售的情况。
  第四,其他调查。比如邮寄挂号信确认注册人能否正常收取邮件。
  (二)撤三申请操作实务中的方法与技巧
  1.撤三申请主体
  一般不将实际需求者作为撤销申请人,而是选择没有关联的第三方作为申请人,尤其是自然人。这种做法主要是为了隐藏撤销申请人的真实需求,避免暴露“目标”,提升撤销成功率,同时也为下一步可能开展的洽谈转让等工作创造条件。
  2.申请撤销的商品项目
  实践中常常会争论,到底申请撤销部分商品项目还是全部商品项目?多数人会选择对部分类似商品群组上的商品予以撤销群组,其理由在于更有针对性,即,所提撤销的商品项目上,注册人必须提供商标使用证据,否则这些商品就会被撤销。但需注意的是,从实践情况来看,目前审查商标撤销案件的商标局的做法是:无论全部撤销还是部分撤销,只要商标注册人在申请撤销的一项商品上使用过注册商标,则在全部商品上的注册均予以维持。与此形成差异的是,在对商标撤销进行复审的商评委那里,无论全部撤销还是部分撤销,均按类似群进行审查,具体而言,商标注册人在核定的一项商品上使用注册商标的,仅在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。
  这就意味着,不能简单地认为针对部分商品撤销,注册人就必须在这部分商品上提供有效的使用证据才能维持注册。相反,既然在商标局阶段提部分商品撤销与提全部商品撤销没有明显区分,何不直接针对全部核定商品提起撤销?这种做法的好处在于,在后续的复审程序中,如果注册人在提供证据时,不清楚撤销申请真正想要撤销的到底是哪个群组上的商品项目,就很难有的放矢,有针对性地提供相应商品上的使用证据。也就是说,若考虑到复审程序的审理特点,反而是提全部撤销更有助于“迷惑”注册人,从而提高真正想要撤销商品上的撤销成功率。当然,到底选择哪一种方式,还是要基于对使用可能性的评估、案件周期的预估与计划等多方面因素来综合确定。
  3.关于多份撤销与连续撤销
  上文提到了到底申请撤销部分商品项目还是全部商品项目的问题,有人选择同时提起多份全部撤销的申请以及部分撤销的申请,或者针对每项商品逐一提出申请。也有人甚至针对同样的撤销多次、重复提交申请,如果注册人疲于应付,针对其中一次申请没有提供有效证据,该申请中被裁定商标撤销的,则相应的商标权利(也可能是部分商品上的权利)归于灭失。从撤销申请人的角度来讲,想尽一切办法增加成功几率,这无可厚非。但是这样做会增加撤销申请人、被申请人的成本和负担,即通常所说的增加“诉累”,并增加不必要的案件申请量,为本来就不堪重负的审查资源带来更大压力。因此,撤销申请仍应做好前期调查,有的放矢,制定更为精确的策略,而不是一味地采用“海量战术”。
  4.撤三申请的时间及与其他程序的衔接
  撤三申请的同时往往伴随着撤销申请人一方的后续新申请。“撤三”和“新申请”是一对组合,衔接好时间才能达到想要的效果。一方面,从“撤三+新申请”的需要来看,新申请的商标应该紧跟着被撤销的商标,因此提出申请的时间不能太晚。否则,注册人会知晓被撤三信息,然后立即补充申请,带来新的障碍商标。另一方面,撤三与新申请之间应存在时间差,注册申请时间过早,审查时撤三结果还不能确定,申请会被驳回。
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