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全球化背景下专利申请文件的撰写对策(上)

2018-05-17 投稿作者:无声胜喧言 点击:12

  关键词 美国审查实务 限定解释的风险 桥头堡权利要求
  近年,日本企业在国内专利申请量并无上升,但PCT申请量增势却非常明显,这说明日本企业选择申请专利的地域从日本转向了其他国家(一部分中国高科技企业,例如中兴、华为也有同样趋势)。而在向日本特许厅提交的专利申请文件时,日本专利申请人也会在专利申请书撰写中考虑到其他国家的专利申请需求,便于后续的翻译。因此,专利说明书的写法需要考虑到世界各国的实务特色情况。特别是在PCT申请对翻译要求(Mirror Translation)、时间等方面都存在严格规定,所以PCT申请的说明书也需要重视世界各国的实务特色。
  作为实现专利申请国际化的第一步,本论文不仅在文件形式上,也从实体层面上对美国、欧洲、中国的专利审查实务特色进行探讨,提出相应的撰写对策。以下按照美国、欧洲、中国的顺序进行阐述。
  考虑美国审查实务特点的撰写对策
  为了在诉讼中进行的权利要求解释能使权利人在美国更有力地行使权利,同时符合联邦最高法院在KSR案件以后对专利创造性的标准,以使专利申请能更快被美国专利局审查后授权,笔者对专利说明书的写法作出说明。
  1.降低权利要求被限定解释的风险
  在美国,关于“present invention”(本发明)的表述被作为限定权利要求的解释依据,这种情况存在判例。比如:在Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp. 案件中,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)用专利US6359880 的权利要求1记载的说明书内容作为限定解释的依据,在解释“localized wireless gateway system(地区无线网关系统)”的内容时,法院认为:“Thus, in one aspect, the present invention relates to alocalized wireless gateway system. … The gatewaycompresses and decompresses voice frequency communication signals …”(第4 页6-15 行),在本案中,CAFC认为:“专利用‘本发明’对特征进行说明时,该说明即限定发明范围。”(“When a patent thus describes the features of the ‘present invention’ as a whole, thisdescription limits the scope of the invention.”),支持了按照说明书的记载限定权利要求范围的判决思路。
  因为该判决的存在,专利说明书中应该避免直接用“present invention(本发明)”的文字,特别是,由于“Summary of the invention(摘要)”的内容作为解释权利要求的根据被重视,所以“Summary of the invention”中的记载内容应该慎重撰写,持相同观点的美国律师不在少数。
  在实务中,这样的观点能够在美国申请人制作的专利说明书中发现。比如“Field of the Invention”和“Summary of the Invention”,而不直接用“present invention(本发明)”的文字表述,专利说明书中采用“The present disclosurerelates to…”“In accordance with an embodimentof the present invention…”“In one embodiment…”类似的表述较多。
  与传统日本专利说明书中的表述相比,“本发明是关于…的”、“在本发明的装置是具备…的”等表述经常被采用。这些翻译为英文是“The present inventioelates to …”,“An apparatus according to thepresent invention comprises …”等,所以这样的表述在美国行使权利时会有被限定解释的可能性。
  因此,为了降低美国权利要求在解释时被限定的风险,应该考虑直接翻译时会发生的情况,撰写专利说明书不应该直接使用“本发明”的文字,采用如“本披露是…”的表述时,或采用“本发明的至少若干个实施例形态是关于…装置”类似的表述。
  专利权利要求的内容在审查阶段中也会因修改等情形而产生变更。特别是美国,与他国不同,由于STF(Special Technical Feature特别技术特征)不存在限定审查对象单一性规定的情况,审查员允许将最初申请时的独立权利要求删去或者替代一部分限定内容。所以在独立权利要求撰写时,需要考虑到美国以及采用STF单一性审查标准的日本、欧洲的实务特色。因此,该内容虽然是关于独立权利要求的限定内容,也应该作为实施例的说明的形式进行描述。
  2.以确保独立权利要求范围最大化为目的的从属权利要求的撰写方法
  在美国,通过法院判决结果建立起了一种权利要求解释原则,即“权利要求区别解释原则”(Doctrine of Claim Differentiation)。根据权利要求区别解释原则,对于每一项专利中的多项权利要求,法院应当解释为每一项权利要求均有其不同的保护范围,每一项权利要求均不是多余的。也就是说,按照该原则,表述不同的各项权利要求被推定为不同的权利要求。
  一般来说,根据权利要求区别解释原则,独立权利要求与各从属权利要求所限定的保护范围各不相同,独立权利要求的保护范围大于从属权利要求的保护范围的情况下有利于专利权人。比如,Phillips v. AWH Corp.的案件判决认为,“追加的从属权利要求限定了独立权利要求的技术范围,推定为该限定不存在独立权利要求中。”(“The presenceof a dependent claim that adds a particularlimitation gives rise to a presumption that thelimitation in question is not present in the independent claim.”),CAFC支持了此种想法。
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